En la famosa témpera y oro sobre tabla de Fra Giovanni de Fiesole un haz de salvífica luz fecunda toda la composición iconográfica que transita desde la pérdida de la inocencia a la redención del hombre.
1.- El sistema de libre competencia proclamado en el artículo 38 de la CE [1] constituye la clave de sentido de nuestra Constitución económica. El Preámbulo de la Ley de Defensa de la Competencia pone de manifiesto cómo la existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad. Y lo mismo hace el Preámbulo de la vigente Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, que también acaba hundiendo las raíces de la competencia desleal en la misma libertad de empresa. «La Constitución Española de 1978 -dice el Preámbulo- hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de la libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de la libertad de competencia. De ello se deriva, para el legislador ordinario, la obligación de establecer los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda ser falseado por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado».
La tercera acepción gramatical de la palabra “competencia” es “situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio”. Esta idea de “rivalidad” implícita en la propia noción de competencia advierte, a poco que se medite sobre ello, del doble riesgo que se cierne sobre la misma. El primer riesgo es que los empresarios, ante el gran reto que supone “rivalizar” entre sí para captar la mayor parte posible de la clientela, decidan renunciar a ello; es decir, que opten por eliminar, limitar o falsear esa rivalidad, ya sea a través de acuerdos, pactos o prácticas, ya sea mediante el abuso de una posición de dominio. El segundo riesgo es que los empresarios “rivalicen” hasta tal extremo y con tanta agresividad que no duden en valerse de cualquier tipo de práctica por ilícita que parezca con tal de asegurarse el éxito en el mercado.
Haciéndose eco de este doble riesgo, el lucentino magisterio del Prof. FERNÁNDEZ-NOVOA afirmaba en 1965 [2] que “la empresa, en cuanto constituye una actividad encaminada a la producción de bienes y servicios para el mercado, plantea al ordenamiento jurídico una doble exigencia: esta actividad debe ser desarrollada libremente y dentro de una atmósfera de licitud y lealtad. Para satisfacer esta doble exigencia es preciso instaurar un doble grupo de normas. El Derecho tiene que garantizar al empresario el libre ejercicio de su actividad. Y tiene también que defender la actividad del empresario frente a todos aquellos actos competitivos que ostenten el sello de la ilicitud o deslealtad”. Es decir, Derecho de la Competencia en su doble faz; Derecho de la libre competencia y Derecho sobre la Competencia Desleal.
Es un imperativo de sana rivalidad opera a modo de vaso conductor aferente que nutre y sostiene la par condicio concurrentium, es decir, la salvaguardia de mercados altamente transparentes y competitivos, la garantía de un orden concurrencial debidamente saneado y sistema de competencia no falseado [3] en el que se asienta nuestro modelo económico.
Como en La Anunciación, diríase que el sistema de libre y leal competencia mercantil que encarna el artículo 38 de la CE representa un haz de salvífica luz nutricia que fecunda todo cuanto alcanza y, en particular, al sistema de marcas y propiedad intelectual.
2.- Los signos distintivos son, suapte natura, instrumentos jurídicos pensados para purificar y clarificar el mercado mediante la concesión de derechos exclusivos y excluyentes que promueven el proceso de diferenciación entre empresas, y que se sustraen por su propia naturaleza a la libre competencia mercantil. Así las cosas, en su condición de derechos exclusivos, pudiera pensarse que las creaciones técnicas, las creaciones estéticas y los signos distintivos se configuran como limitaciones o restricciones a la libre competencia.
Sin embargo, como veremos, la relación que media entre el Derecho de marcas y el Derecho de la Competencia antes que excluirse mutua y refractariamente, atiende a intereses convergentes. Diríase que el compromiso de proteger el ejercicio de la libertad de empresa de nuestra Constitución económica, conlleva de suyo la necesidad de establecer una serie de mecanismos específicamente encaminados a la defensa de dichos objetivos constitucionales, por lo que antes que limitaciones o restricciones a la libertas de empresa, suponen su plenitud.
3.- Monopolio y libre competencia no son términos antagonistas, sino complementarios. Surge, sin embargo, un problema de delimitación. La tensión entre estos dos vectores normativos complica la difícil tarea de delimitar el ámbito de actuación y los límites de cada una de estas dos ramas del Derecho. En este sentido, la protección de los derechos de exclusiva podría traer aparejado el riesgo de otorgar una tutela desmesurada a sus titulares, con la consiguiente afectación del Derecho de la Competencia.
La búsqueda de instrumentos que fomenten la innovación y el desarrollo podrían convertirse, por ejemplo, en una barrera demasiado protectora de los intereses de empresas dominantes en detrimento de los intereses generales del mercado. Esta situación perjudicaría a todos los operadores intervinientes en el tráfico comercial: tanto a otros competidores, que verían limitada su capacidad competitiva, como a los consumidores, que, por su parte, ante la falta de competidores verían reducida la variedad de productos entre los que escoger con el consiguiente reflejo en el sistema de precios. Así, estas tendencias hiperproteccionistas de los derechos de marca irían en contra del principio de libre competencia.
4.- El Derecho de marcas no puede operar como un mecanismo que obture, enerve o menoscabe injustificadamente la competencia, esto es, imponiendo limitaciones que vayan más allá de aquellas que son objetivamente indispensables para la protección del interés general del mercado, el bienestar de los consumidores y la asignación eficiente de los recursos.
5.- El Derecho de la Competencia y los derechos de exclusiva son, aparentemente, antagónicos, pero, en realidad, se imbrican y complementan recíprocamente[4], pues media entre ellos una relación de interdependencia en la medida en que ambos procuran, dinamizan y garantizan la sanidad competitiva generando un sistema dechecks and balances que equilibra sus respectivas mecánicas.
II.- El Derecho de la Competencia desde una perspectiva histórica
Históricamente el derecho de concurrir libremente en el mercado con otros operadores económicos determinando autónomamente las condiciones en que ha de organizarse y desenvolverse la actividad económica, tanto desde el lado de la oferta; libre elección de la actividad o de la forma y medios empleados para su ofrecimiento, como desde el lado de la demanda; libre elección de las diferentes ofertas por los consumidores y usuarios hunde sus raíces en el liberalismo económico.
Ya la antigua Ley 110/1963, de 20 de julio, de represión de prácticas restrictivas de la competencia, abría su riquísima Exposición de Motivos proclamando las bondades de los mercados altamente competitivos [5].
A su vez, la Exposición de Motivos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, venía a reconocer el imperativo de la competencia como principio rector de toda la economía de Mercado y la forma más importante del ejercicio de libertad de empresa [6].
Más recientemente, la Exposición de Motivos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia consagra este principio como piedra angular,[7] y, finalmente, la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, reformadora de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en su Preámbulo II, Parr. IV proclama el valor del sacratísimo principio de libre competencia. [8]
En ultramar, los sistemas de corte anglosajón proclaman la supremacía de la libre concurrencia mercantil declarando que la imitación y el refinamiento, mediante la imitación, son la “savia vital” (lifeblood) de una economía competitiva[9]. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano de 21 de febrero de 1989, Bonito Boats Inc. v. Thunder Craft Boats Inc. (489 U.S. 141 (1989), y la afirmación del Juez Posner en Libman Co.v.Vining Industries, 69 F 3d 1360,36 USPQ2d 1751 (7th Circuit 1995)[10]: “Vining noticed that Libman’s brooms were selling briskly, inferred that consumers like brooms with contrasting color bands, and decided to climb on the bandwagon. We call that competition, not bad faith, provided there is no intention to confuse, and, so far as appears, there was none. Cf. M-F-G Corp. v. EMRA Corp., 817 F.2d 410, 412 (7th Cir.1987).”
III.- La relación de complementariedad entre el Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia
En el seno de la UE, el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria se funda en el «alto grado de competitividad», el cual debe operar como ultima ratio que informe todo el sistema como un haz de prístina luz que fecunde toda la composición iconográfica, por lo que la presencia de derechos de exclusiva en su seno, agonista uno, y antagonista el otro, pudieran dar la sensación de que apuntan hacia objetivos contrarios [11].
Este deseable «alto grado de competitividad» podía degenerar en su seno conductas viciosas que adulterasen la pureza química del sistema, de ahí que el legislador europeo, a modo de correctivo, templase la excesiva pureza del concepto introduciendo el sistema de propiedad industrial e intelectual y, en particular, el derecho de marca, como un elemento esencial del sistema de competencia no falseado, de ahí que para la consecución de este deseable «alto grado de competitividad», (fruto de la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, en la que al TCE está inspirado) dispone la adopción de las siguientes medidas que garanticen que la competencia no será falseada en el mercado interior [12].
[…] a) la prohibición, entre los Estados miembros, de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medidas de efecto equivalente; […] c) un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales […] g) un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior; …» […] m) el fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad; y […] t) una contribución al fortalecimiento de la protección de los consumidores;
En efecto, agonista uno, y antagonista el otro, ambos principios pudieran dar la sensación de que generan una suerte de tensión dialéctica. Sin embargo, antes al contrario, el principio básico del derecho europeo de libre circulación de mercancías [13] se ve completado así por el principio de ius excludendi que dimana del sistema de marca. Éste es el sentido que hay que dar al artículo 30 TCE/36 TFUE.
El artículo 30 TCE/36 TFUE (antiguo artículo 36 del Tratado de Roma) dispone que los artículos 28 (Art. 34 TFUE) y 29 (Art. 36 TFUE) no serán obstáculo para las prohibiciones derivadas del sistema de propiedad industrial [14], lo cual constituye un buen ejemplo de esta deseable articulación entre ambos conjuntos normativos.
En particular, el derecho de marca [15] constituye, pues, un elemento esencial del sistema de competencia no falseado, toda vez que en un sistema de alto grado de competitividad, las empresas deben estar en condiciones de captar clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos [16].
Ahora bien, esta excepción o correctivo antagonista, como toda salvedad, debe ser interpretado restrictivamente [17]. Así, por ejemplo, la necesidad de gozar de carácter distintivo de una marca; el imperativo de disponibilidad; la doctrina del agotamiento [18]; el uso de una marca [19] conforme a las prácticas honestas en materia industrial y comercial; la necesidad de uso real y efectivo (genuino) de la marca registrada [20], o el principio de especialidad [21], sirven para purificar el sistema de relaciones que nacen de ambas sistemáticas, destinadas a la convergencia y consecución de aquel designo del «alto grado de competitividad».
Podrá constituir una marca cualquier signo que sea apropiados para distinguir [22] los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y estén representados en el Registro de Marcas a fin de que las autoridades competentes y el público puedan determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. En efecto, de un lado, el carácter distintivo de una marca significa que dicho signo permite identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas [23]. El proceso de diferenciación constituye un elemento imprescindible para la consecución del sistema de competencia no falseado y un mejor estímulo para el progreso económico. De ahí que la misma ley impida que accedan al registro los signos que por sí mismos o, si se prefiere, estructuralmente adolecen de capacidad distintivay que, por ello, son inhábiles para indicar el origen empresarial de los productos o servicios reivindicados.
Pues bien, qué duda cabe que en el régimen de prohibiciones absolutas por falta de carácter distintivo prima el principio de libre disponibilidad, principio competitivo que procura preservar el interés general del mercado y un «alto grado de competitividad», como contrapunto a la pretensión de un eventual operador mercantil de titular derechos exclusivos.
De otro, en relación con el imperativo de disponibilidad el Parágrafo 33º de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Ddámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 16 de enero de 2008 en el Asunto C‑102/07 (Adidas AG y Adidas Benelux BV contra Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV y Vendex KBB Nederland BV. [Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)], se remitía a las conclusiones del asunto Koninklijke [24] y, en particular, al «llamado imperativo de disponibilidad de la doctrina alemana», que predicaba la existencia, «junto a los impedimentos relativos a la falta de carácter distintivo, de otras consideraciones de interés público que aconsejan limitar el registro de determinados signos para que puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores» [25].
El Abogado General destacaba así, por un lado, su origen germano, recogiendo incluso su nombre en ese idioma (Freihaltebedürfnis)[26] y, por otro lado, su íntima conexión con el interés general, lo que andando el tiempo vendría a denominarse «alto grado de competitividad», (fruto de la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, en la que al TCE está inspirado).
La cata arqueológica del Freihaltebedürfnis conduce al tiempo de vigencia de la Warenzeichengesetz (antigua Ley de marcas alemana; «WZG») [27]. En la práctica se pensaba que su artículo 4, apartado 2, número 1, tenía un texto demasiado exiguo, pues sólo prohibía el registro de los signos compuestos exclusivamente por cifras, letras o por palabras que contuvieran indicaciones sobre la clase, la época, el lugar de producción, las cualidades, el destino, el precio, la cantidad o el peso de la mercancía [28]. Para salvar algunas dificultades, se desarrolló una jurisprudencia que ampliaba el círculo de los signos vetados a la inscripción a todos aquellos cuya atribución individual como monopolio se reputaba contraria a los intereses de los competidores [29]. De este modo, a resultas de esta jurisprudencia y de esta práctica administrativa [30] alemanas, al solicitante de una marca le incumbía la prueba tanto del carácter distintivo del signo, como de la negación de su reserva para el uso de todos los competidores [31]. En suma, ya en el derecho alemán de marcas el Freihaltebedürfnis se había convertido en un requisito de aplicación no escrito, de corte jurisprudencial y añadido a las condiciones legales impuestas por la WZG. Desde entonces la jurisprudencia europea ha puesto de relieve reiteradamente la necesidad de aplicar el principio de disponibilidad, inherente al interés general, y lo ha orientado al objetivo del mencionado precepto de mantener libre el empleo de un emblema o una indicación al decidir sobre su amparo registral [32], extendiendo esa opinión a las letras b) y e) del propio artículo 3.[33]
Tal como el Tribunal de Justicia ha declarado, este imperativo de disponibilidad es la ratio que subyace a determinados motivos de denegación absoluta.
De otro, el uso obligatorio y serio (genuino), es otra de las concreciones de la necesaria relación de injerencia entre el Derecho de Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia; en su doble ámbito, pues la configuración de esta necesidad [34] como principio informador en los modernos sistemas marcarios a las siguientes razones teleológicas: (i) Como contrapunto a un régimen de monopolio, es lógico que por parte del Estado se exija que dicho monopolio esté justificado. (ii) La proscripción del fraude. Es decir, el disfrute en régimen de monopolio no puede amparar situaciones de mera especulación, como son las tácticas meramente conservativas o preservativas que únicamente conducen al atesoramiento de marcas de reserva, defensa o cobertura. Aunque el sistema no exige al titular de una solicitud que en el momento de su presentación deba tener la intención de utilizarla, se puede considerar como una indicación de la intención desleal si posteriormente resulta evidente que el único objetivo del titular era evitar que un tercero entrase en el mercado (sentencia de 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44). (iii) La necesaria correlación entre registro y realidad comercial. Es decir, evitar el falseamiento de la realidad registral [35]. (iv) La limpieza y desescombre del registro. Es decir, la obligatoriedad del uso de las marcas registradas promueve la higiénica labor que, de un modo figurativo, ha sido definido por la doctrina como “tala de árboles secos” o “desescombre del registro” [36]. Esta finalidad ha sido particularmente acogida, entre otras, por la SAP Valencia 26-6-2002 «El Pipero», JUR 2002, núm. 24195, cuando afirma: “dicha titularidad exige como obligación esencial el uso de la marca en cuestión para evitar el efecto negativo para el mercado de la existencia de las que se pueden denominar “marcas muertas”. (v) Y, finalmente, la función social de la propiedad, como general subordinación del derecho de propiedad a los intereses generales.
Así, para M. Botana [37], el uso obligatorio se fundamenta en el carácter dinámico de los derechos de propiedad industrial, señalando que: «En general, los derechos de propiedad industrial presentan un perfil dinámico que contrasta con el carácter estático del derecho de propiedad en el sentido del Derecho Civil. Significa esto que la atribución y reconocimiento de derechos de propiedad industrial implica como contrapunto, la puesta de estos derechos al servicio de la colectividad. Se comprende así que la implantación del uso obligatorio de la marca registrada por parte de las legislaciones nacionales, se concibiera siempre como una condición esencial para la conservación del derecho de marca; hasta tal punto que el incumplimiento injustificado de esta carga puede desatar la pérdida del derecho de exclusiva».
Ideas que son reiteradas por el mismo autor [38] al señalar que: «(…) el perfil dinámico de este derecho se manifiesta con singular énfasis en la etapa de conservación y mantenimiento del mismo (…). De ahí que el uso o utilización de la marca en este tráfico se erija en condición imprescindible para que se mantenga vivo y operativo en el tiempo el fundamento que en su momento justificó la concesión del derecho exclusivo de marca».
En definitiva, los derechos de propiedad intelectual, [39] constituyen un numerus clausus. Es por ello que solamente serán considerados derechos de propiedad industrial los que expresamente se establezcan por disposición legal en la medida en que constituyen in natura limitaciones de la libre competencia. A contrario, no conceder derechos exclusivos a los titulares de marca, llevaría aparejada la falta de incentivos suficientes para desarrollar una actividad empresarial. La ausencia de derechos exclusivos conllevaría, prácticamente, la imposibilidad de diferenciar los orígenes empresariales de los productos o servicios marcados, con la imposibilidad de logar un posicionamiento en el mercado. Consecuentemente, las iniciativas y los desarrollos comerciales, se verían de este modo totalmente desincentivados. Estas poderosas razones justifican su razón de ser y la clave de su interpretación.
En este mismo sentido, la antigua Ley de Patentes de 1986 ya señalaba que es criterio unánime en todos los países industrializados que la legislación en materia de patentes; más allá de otorgar un derecho de exclusiva por tiempo limitado, influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse nuestro país, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria, de modo que un sistema de Patentes que proteja eficazmente los resultados de nuestra investigación, constituye un elemento necesario dentro de la política española de fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.
En resumen, existe una relación de necesaria interdependencia y complementariedad entre el Derecho de la competencia y el Derecho de marcas [40] en virtud de la cual ambas ramas del ordenamiento jurídico actúan desde diferentes planos o círculos concéntricos. De una parte, el Derecho de la competencia actúa ex ante creando un marco o círculo externo y más amplio donde se fomenta un deseable «alto grado de competitividad» dentro el cual el Derecho de marcas actúa ex post, mediante el establecimiento de normas que constituyen un incentivo a la innovación y que recompensan la actividad innovadora con la concesión de un derecho exclusivo y excluyente sobre los resultados obtenidos.
El Derecho de la Competencia y los derechos de exclusiva son, aparentemente, antagónicos, pero, en realidad, se imbrican y complementan recíprocamente [41], pues media entre ellos una relación de interdependencia en la medida en que ambos procuran, dinamizan y garantizan la sanidad competitiva generando un sistema dechecks and balances que equilibra sus respectivas mecánicas. No obstante, la regencia o supremacía del principio de libre competencia implica necesariamente que la concesión de derechos exclusivos ha de ser absolutamente excepcional. La razón de esta excepcionalidad radica en el hecho de que mediante la concesión de derechos exclusivos se atribuyen a sus titulares derechos de exclusiva con poderes restrictivos de la competencia que se hacen valer contra los demás competidores del mercado.
Concretamente, se establecen ciertos límites, en aras a preservar el interés general del mercado y un «alto grado de competitividad», como contrapunto al ejercicio de los derechos exclusivos: la limitación temporal del derecho de exclusiva; la caducidad del derecho; la obligación de explotar el signo y de hacerlo de modo serio, o el agotamiento del derecho, son algunas de las manifestaciones de la complementariedad de ambos conjuntos normativos.
La libertad de empresa debe ejercerse, como ha quedado reseñado, en el marco de la economía de mercado, siendo la defensa de la competencia un presupuesto y un límite de aquella libertad, evitando aquellas prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de mercado como es la concurrencia entre empresas y no como una restricción de la libertad económica» (SSTC 1/1982, 88/1986, 208/1999, de 11 de noviembre y 71/2012, de 16 de abril). Aparece así la defensa de la competencia como una necesaria defensa y no como una restricción de la libertad de empresa y de la economía de mercado (STC 71/2012, de 16 de abril).
En resumen, la relación que existe entre la Libre Competencia y la Propiedad Industrial es de necesaria complementariedad para que funciones el sistema económico de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que es el que garantiza el artículo 38 CE. La Libre Competencia para asegurar que los empresarios compitan, que ejerzan libremente rivalizando con los demás su actividad de producción y distribución de bienes o servicios para el mercado. Y la Propiedad Industrial para que los empresarios tengan a su alcance unos derechos de exclusiva, que si bien son exceptivos de dicha libertad, son absolutamente necesarios para que progrese tecnológicamente la sociedad y para que exista transparencia en el mercado.
Ello no obstante, haciendo nuestras las conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 23, la importancia, en el establecimiento de un mercado único, de una adecuada ordenación de la propiedad industrial, de la que la marca es una de sus modalidades, no puede ser negada. Tanto es así, que el propio constituyente comunitario se vio en la necesidad de situarla, junto con otros valores relevantes, como límite a uno de los pilares básicos del derecho comunitario, cual es la libre circulación de mercancías, aunque esta excepción, como toda salvedad, debe ser interpretada restrictivamente.
Diríase que el haz de luz que fecunda la composición ha de ser necesariamente anguloso, irradiando con mayor fulgor la libre y leal competencia mercantil que encarna el artículo 38 CE para alcanzar, de manera más tenue aunque no menos importante, al sistema de Propiedad Industrial.
[1] El artículo 38 de la Constitución Española proclama la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, rezando “se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general”.
[2] Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos (Revista de Derecho Mercantil, nº 95, 1965, pp. 7 y ss)
[3] La defensa de la libre competencia”, en R. Uría / A. Menéndez, Curso de Derecho Mercantil, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, pp. 295-333, que afirma respecto de la derogada Ley de Defensa de la Competencia de 1989 que “constituye una norma básica del sistema”, en la p. 296.
[4] La cláusula Bolar se define como una excepción a los derechos de uso exclusivo conferidos por una patente, puesto que permite la utilización de los productos patentados con fines experimentales en estudios o ensayos necesarios para obtenerse la correspondiente autorización para la fabricación y posterior comercialización de los genéricos. No se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos. La demanda tramitada ante los tribunales federales de Nueva York en el año 1984 por infracción de patentes, planteada por Roche Products frente a la solicitud de autorización para la fabricación del medicamento genérico flurazepam por parte de la empresa Bolar Pharmaceuticals, dio nombre a la cláusula.
[5] «La iniciativa empresarial constituye un factor muy poderoso de desarrollo económico y, consecuentemente, de progreso social. Consciente de ello, el Estado, con su política económica intenta crear las condiciones que permitan el máximo despliegue de la libertad de empresa, no sólo mediante la eliminación de intervenciones administrativas que, justificadas en otras etapas pudieran hoy obstaculizar el funcionamiento de los mercados, sino también, y más trascendentalmente, a través de la creación de un marco institucional adecuado que asegure un amplio grado de flexibilidad al sistema económico en su conjunto. A este propósito responde la promulgación de esta Ley que, en defensa de la competencia, prohíbe las prácticas restrictivas instrumentadas merced a la colusión, así como los abusos por parte de las empresas con dominio del mercado»
[6] «La competencia, como principio rector de toda economía de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra Sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos que entroncan directamente con el artículo 38 de la Constitución.
(…)
La presente Ley responde a ese objetivo específico: garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contrario al interés público (…)»
[7] «La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad”.
(…)
Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado».
[8] «Obedece la Ley, finalmente, a la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los valores que han cuajado en nuestra constitución económica. La Constitución española de 1978 hace gravitar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consiguientemente, en el plano institucional, sobre el principio de libertad de competencia (…)».
[9] “From their inception, the federal patent laws have embodied a careful balance between the need to promote innovation and the recognition that imitation and refinement through imitation are both necessary to invention itself and the very lifeblood of a competitive economy”.
[10] La legislación UE en materia de Derecho de la competencia posee una fuerte influencia del Derecho antitrust norteamericano. Concretamente, la Sherman Act, promulgada el 2 de julio de 1890, cuyo objetivo principal está constituido por el establecimiento de un sistema competencial libre y sin trabas.
[11] Michael Lehmann, The Theory of Property Rights and the Protection on Intellectual and Industrial Property. INTERNATIONAL REVIEW OF INDUSTRIAL PROPERTY AND COPYRIGHT LAW, 16 (5) 525-540 (1985) «industrial property rights may be viewed as competitiva restrictions which can actively serve the advancement of competition in a modern industrial society, so that in truth, a logical connection and no contradiction exist between the monopolistic intangible property rights and protection of the institution of competition. However, in hardcore cases, confict between IPRs and competition policy remains».
[12] Artículo 26 y artículos 28 a 37 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
[13] En su primera sentencia en materia de marcas, el Tribunal de Justicia destacó que «[…] los artículos 36, 222 y 234 del Tratado […] no excluyen toda influencia del derecho comunitario sobre el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial […]» [sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 430)]. Con posterioridad, el Tribunal ha afirmado que el titular de un derecho de propiedad industrial no puede ampararse en el artículo 36 del Tratado para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho o poruna persona vinculada a él mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas [véanse la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 12, y las que en ella se citan].
[14] «Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»
[15] El Convenio de París para la Protección de la Propiedad industrial de 20 de marzo de 1883, y del que todos los Estados Miembros de la Unión Europea son signatarios, es y ha sido la herramienta básica para la regulación internacional de la propiedad industrial.
[16] En su primera sentencia en materia de marcas, el Tribunal de Justicia destacó que «[…] los artículos 36, 222 y 234 del Tratado […] no excluyen toda influencia del derecho comunitario sobre el ejercicio de los derechos nacionales de propiedad industrial […]» [sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (asuntos acumulados 56/64 y 58/64, Rec. p. 430)]. Con posterioridad, el Tribunal ha afirmado que el titular de un derecho de propiedad industrial no puede ampararse en el artículo 36 del Tratado para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro, por el mismo titular del derecho o poruna persona vinculada a él mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas [véanse la sentencia de 17 de octubre de 1990, HAG GF (C-10/89, Rec. p. I-3711), apartado 12, y las que en ella se citan].
[17] Véanse en especial sobre este extremo, las conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruíz-Jarabo Colomer, presentadas el 18 de enero de 2001 en el asunto C-517/99 Merz & Krell GmbH & Co. (“Bravo”) Rec. 2001 p. I-6959, ap. 23. «La importancia, en el establecimiento de un mercado único, de una adecuada ordenación de la propiedad industrial, de la que la marca es una de sus modalidades, no puede ser negada. Tanto es así, que el propio constituyente comunitario se vio en la necesidad de situarla, junto con otros valores relevantes, como límite a uno de los pilares básicos del derecho comunitario, cual es la libre circulación de mercancías. Éste es el sentido que hay que dar al artículo 36 del Tratado CE, aunque esta excepción, como toda salvedad, debe ser interpretada restrictivamente».
[18] Considerando 22 RMUE 2017/1001 «Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca de la Unión no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos».
[19] Considerando 21 RMUE 2017/1001 «Los derechos exclusivos conferidos por una marca de la Unión no deben facultar a su titular para prohibir el uso por terceros de signos o indicaciones usados lealmente y, por tanto, de acuerdo con prácticas honestas en materia industrial y comercial. A fin de establecer condiciones de igualdad entre los nombres comerciales y las marcas de la Unión en caso de conflictos en un contexto en el que aquellos gozan normalmente de protección sin límites frente a marcas posteriores, solo debe considerarse incluido en dicho uso el uso del nombre personal del tercero. Dicho uso debe asimismo permitir el uso de signos o indicaciones descriptivos o sin carácter distintivo en general. Además, el titular no debe poder impedir el uso leal y honesto de la marca de la Unión al objeto de designar los productos o servicios, o referirse a ellos, como suyos. El uso de una marca realizado por terceros para llamar la atención del consumidor sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos en la Unión por el titular de la marca de la Unión o con su consentimiento debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. El uso de la marca realizado por terceros con fines de expresión artística debe considerarse lícito en la medida en que al mismo tiempo sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial. Además, el presente Reglamento debe aplicarse de tal modo que se garantice el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión».
[20] Considerando 24 RMUE 2017/1001 «Solo está justificado proteger las marcas de la Unión y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente».
[21] La protección de la marca de la Unión se otorga en relación con productos o servicios específicos cuya naturaleza y número determinan el grado de protección ofrecida al titular de la marca. Resulta, por tanto, esencial establecer normas que regulen la designación y la clasificación de los productos y servicios en dicho Reglamento, así como garantizar la seguridad jurídica y una buena administración, exigiendo que el solicitante identifique los productos y servicios para los que se solicita la protección de una marca con la suficiente claridad y precisión, de modo que las autoridades competentes y los operadores económicos puedan, sobre la base de la mera solicitud, determinar el alcance de la protección que se solicita. El uso de términos genéricos debe entenderse que incluye solo los productos y servicios claramente comprendidos en el tenor literal del término. Los titulares de marcas de la Unión que, en razón de la práctica de la Oficina anterior al 22 de junio de 2012, están registradas para la totalidad del título de una clase de la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, deben tener la posibilidad de adaptar sus listas de productos y servicios, de modo que el contenido del Registro satisfaga los requisitos de claridad y precisión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
[22] Según jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca significa que dicho signo permite identificar el producto o los servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir este producto de los de otras empresas (29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Conforme a reiterada jurisprudencia, dicho carácter distintivo solo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 y jurisprudencia citada).
[23] 29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33).
[24] Las leídas el 31 de enero de 2002 en el asunto Koninklijke KPN Nederland (sentencia de 12 de febrero de 2004, C‑363/99, Rec. p. I‑1619. asunto C-363/99, en el marco de un litigio entre la sociedad Koninklijke KPN Nederland NV y el Benelux Merkenbureau [Oficina de Marcas del Benelux (OMB)], motivado por la negativa de éste a registrar como marca para distinguir, entre otros, papel, publicidad, seguros, emisión de sellos de correos, construcción, telecomunicaciones, transporte, educación e información y asesoramiento técnicos, el signo Postkantoor (oficina de correos).
[25] Como bien apunta la Comisión en sus observaciones, la pregunta del juzgador remitente se refiere a la vigencia, en el contexto de la Directiva de marcas, del llamado imperativo de disponibilidad de la doctrina alemana (Freihaltebedürfnis). Según ese postulado, existen, junto a los impedimentos relativos a la posible falta de carácter distintivo, otras consideraciones de interés público que aconsejan limitar el acceso al registro de determinados signos para que puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores.
[26] La doctrina alemana utiliza indistintamente ese término, por ejemplo, Sosnitzas, O./Fröhlich, S., «Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?», Markenrecht, 09/2006, pp. 383 y ss., y la variante «Freihaltungsbedürfnis», verbigracia: Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV», en Ekey, F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 893.
[27] La norma de 1936 sufrió una reforma sustancial en 1968 (Bekanntmachung de 2 de enero de 1968; BGBl. I, p. 1/29), versión inmediatamente anterior a la nueva Ley, la Markenrechtsreformgesetz de 25 de octubre de 1994 (BGBl. I, p. 3082).
[28] Sigo las explicaciones de Ströbele, P., «Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht», en Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. y Kunz-Hallstein, H.-P., Festschrift für Eike Ullmann, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, pp. 425 y ss., p. 426. Añade dicho autor que el Bundesgerichtshof (tribunal supremo) alemán extendió el principio al artículo 8, apartado 2, número 2, de la WZG.
[29] Sobre la evolución de la teoría del Freihaltebedürfnis Fezer, K.-H., Markenrecht, Ed. C.H. Beck, 2ª ed., Múnich, 1999, p. 402.
[30] El Bundespatentgerichtshof (tribunal federal de patentes y marcas) también se amoldaba a las pautas decretadas por el Bundesgerichtshof.
[31] Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Ed. Thomson – Civitas, 2ª ed., Pamplona, 2007, p. 238.
[32] Respecto de la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, además de las ya mencionadas sentencias Windsurfing Chiemsee y Linde y otros, la de 6 de mayo de 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p. I‑3793), apartado 52, y la de 12 de febrero de 2004, Henkel (C‑218/01, Rec. p. I‑1725), apartados 40 y 41.
[33] En cuanto a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, aparte de la sentencia Henkel/OAMI, antes aludida, también la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI (C‑329/02, Rec. p. I‑8317), apartados 26 y 27; para la letra e) de ese artículo, junto con la sentencia Libertel, citada, la de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475), apartado 80.
[34] En el Derecho comparado existen varias versiones de esta expresión conceptual, aludiéndose en todas ellas al uso serio. Así la Ley francesa de 1991 acuña el término «usage sérieux»; el Art. 49.1 de la Markengesetz alemana de 1995 se emplea, igualmente, el término “uso serio” «ernsthafte Benutzung»; el Art. 46.1 de la United Kingdom Trade Mark Act británica de 1994 habla de «genuine use»; la versión lingüística en lengua italiana emplea el término «seriamente utilizzata», y la legislación portuguesa al alude la expresión «utilizaçao séria».
[35] En este sentido se pronuncia F. Carbajo, en A. Bercovitz (dir.), Comentarios a la Ley de Marcas, p. 586.
[36] Fernandez Novoa, Carlos: “El uso obligatorio de la marca registrada” págs. 14 y 15. Actas de Derecho Industrial III, 1976.
[37] M. Botana «Algunos aspectos de la caducidad de la marca por falta de uso [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 18 de diciembre de 1992]», CJPI, CEFI, núm. 13, pp. 39 ss., p. 45.
[38] M. Botana «Las deslegitimaciones del Tribunal Supremo sobre la legitimación para el ejercicio de la acción de caducidad del registro de la marca por falta de uso», La Ley, 1994-4, pp. 419 ss.
[39] Como se reconoce en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, firmado en 1994 (ADPIC). En puridad, los derechos de propiedad intelectual se dividen en derechos de propiedad industrial y derechos de autor –estos últimos son los derechos de propiedad intelectual propiamente dichos– [J. A. Gómez Segade, Tecnología y Derecho. Estudios…, cit., p. 31].
[40] Michael Lehman, en “The Theory of Property Rights and the Protection of Intellectual and Industrial Property”, International Review of Industrial Property and Competition Law, 1985, pp. 525-540 (1985) afirmaba que conceder derechos de exclusiva suponía admitir restricciones de la competencia para fomentar la competencia: “industrial property rights may be viewed as competitive restrictions which can actively serve the advancement of competition in a modern industrial society, so that in truth a logical connection and no contradicction exist between the monopolistic intangible property rights and protection of the institution of competition. However, in hardcore cases, conflict between IPRs and competition policy remains”
[41] La cláusula Bolar se define como una excepción a los derechos de uso exclusivo conferidos por una patente, puesto que permite la utilización de los productos patentados con fines experimentales en estudios o ensayos necesarios para obtenerse la correspondiente autorización para la fabricación y posterior comercialización de los genéricos. No se considera violación del derecho de patente la realización con fines experimentales de los estudios y ensayos necesarios para la autorización de medicamentos genéricos. La demanda tramitada ante los tribunales federales de Nueva York en el año 1984 por infracción de patentes, planteada por Roche Products frente a la solicitud de autorización para la fabricación del medicamento genérico flurazepam por parte de la empresa Bolar Pharmaceuticals, dio nombre a la cláusula.